Le 30 septembre 2009, la U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit a statué dans l’affaire Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc. (Fed. Cir. 2009) que le demandeur (« Stanford ») n’avait pas authorité à déclarer la contrefaçon par le défendeur (« Roche ») puisque Stanford ne possédait pas les droits dans le brevet concerné.

L’inventeur n’avait en effet signé qu’une entente dans le but de céder ses droits en l’invention à une date indéterminée. L’entente incluait le libellé suivant: « agrees to assign »…

Dans Lundbeck Canada Inc. v. Ratiopharm Inc., 2009 FC 1102, le brevet de Lundbeck a été invalidé par la Cour pour avoir mal cité les enseignments de l’art antérieur dans une argumentation contre le rejet de revendications jugées sous l’évidence.

En réponse à une requête de l’Examinateur au Demandeur pour qu’il identifie l’art antérieur cité dans des demandes correspondantes à l’étranger, le Demandeur a identifié 2 références dont « un article de Wenk » sans discuter celle-ci.

En réponse à un rejet quant à l’évidence, le Demandeur a présenté l’argument que « the prior art clearly teaches away » from the claimed invention, and likewise for « the teachings of the prior art as a whole. », basée sur 4 références, sans mentionner « Wenk ». Apparamment, l’Examinateur n’avait pas fait référence a l’article en question ».

« The Court found that these arguments were not a full, fair or complete depiction of the teachings of the prior art. The applicant had relied on four less relevant items of prior art which « taught away » from the invention, when the Wenk article, which was more relevant, contradicted the applicant’s argument. »

Suite à cette décision, on peut se demander si, tel aux États-Unis, le Demandeur et son agent cas échéant, doivent obligatoirement soumettre à l’Examinateur tout art antérieur connus de ceux-ci même si la Loi sur les brevets n’impose pas une telle action.