***Pour les praticiens de la propriété intellectuel

L’arrêt Rembrandt Data Technologies, LP v. AOL, LLC (Fed. Cir. 2011) concerne la validité d’une license, mais également l’évidence des revendications comme étant indéfinies.

Concernant ce dernier point, la cour du Federal Circuit a affirmé la décision de la cour de première instance à l’effet que les revendications 3-11 du brevet no. 5,251,236 étaient indéfinies comme récitant à la fois un appareil et une méthode d’utilisation de cet appareil dans une même revendication.

La cour du FC a toutefois renversé la décision de la cour de première instance concernant les revendications 1-2. Celles-ci avaient été jugées indéfinies comme incluant des éléments de type « means-plus-functions » sans que le brevet ne décrive d’algorithme permettant d’effectuer les fonctions en questions. La cour rappelle:

« This presumption can be rebutted if the claim limitation itself recites sufficient structure to perform the claimed function in its entirety. »

et conclue que les éléments « fractional rate encoding means » et « trellis rate encoding means »  récitent suffisemment de structure en tant que tel considérant leurs significations pour l’homme du métier.

Quant aux termes  »buffer means » et « combining means », il leur fut trouvé suffisemment de support dans la description.

*Ce qu’il faut retenir:

Il n’y a que trois (3) exceptions articulées à l’éligibilité d’une matière brevetable aux États-Unis: les lois de la nature, les phénomènes physiques, et des idées abstraites.

** Pour en savoir plus:

Dans la cause Research Corp. Technologies c. Microsoft Corp., la cour a réitéré les trois seules exceptions précédentes. Citant In re Bilski la Federal Circuit a rappelé que la Cour Suprême n’avait pas voulu fournir une définition stricte de ce qu’était une « idée abstraite » dans cette dernière cause:

« the Supreme Court invited this court to develop ‘other limiting criteria that further the purpose of the Patent Act and are not inconsistent with its text. »

La Federal Circuit a ainsi conclu qu’il n’y avait rien d’abstrait dans les revendications de procédés des brevets en cause, en observant:

• « The invention presents functional and palpable applications in the field of computer technology »;
• Some claims in the patents require physical components;
• « [I]nventions with specific applications or improvements to technologies in the marketplace are not likely to be so abstract that they override the statutory language and framework of the Patent Act »; and
• The incorporation of algorithms and formulas does not prevent patent eligibility.

***Pour les praticiens de la propriété intellectuel

Un autre point en litige fut les revendications de priorité. À ce sujet la cour mentionne:

« …the patent holder bears the burden of proving the entitlement to priority – including that the claims of the earlier patent are supported by the written description of the earlier specification. »